ここでは、審査及び審判に関する用語のうち「拒絶理由の通知」について解説します。

総目次

• ２０１６年９月２２日
• 花田特許事務所
• 弁理士 花田健史

• 第四章 「拒絶理由の通知」とは

  「拒絶理由の通知」とは、審査官が、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときに、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知することをいう⁽¹⁾特許法第五十条本文
  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。⁽²⁾なお、拒絶理由の通知には、特許出願についてのもののほか、延長登録出願についてのものがあるが、ここでは割愛する。。以下単に「拒絶理由通知」ということがある。

  このほか、査定の理由と異なる拒絶の理由により審判の請求は成り立たない旨の審決をしようとする審判官（審判長）が、審判の請求人に対し、当該拒絶の理由を通知することもいう⁽³⁾特許法第百五十九条第二項
  第五十条（拒絶理由の通知）及び第五十条の二（既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知）の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。・・・。。

  拒絶理由通知には、「最初の拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知」とがあり、通常、拒絶理由通知書をもって行われる。

  なお、その読み方については「拒絶理由通知書の読み方」を参照。

  • 第一節　拒絶理由通知共通

    • １　拒絶理由通知の要件

      審査官又は審判官が拒絶理由通知をするためには、特許出願について拒絶の理由を発見したことを要する⁽⁴⁾特許法第四十九条
      審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
      一　その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
      二　その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
      三　その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
      四　その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
      五　前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
      六　その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
      七　その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。⁽⁵⁾特許法第五十条本文
      審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。。

      もっとも、その拒絶の理由は、特許出願人（審判を請求した場合にあっては、その請求人。以下この章において同じ。）に既に通知されたものと異なるものであることを要しない。

    • ２　拒絶理由通知の効果

      • （１）特許出願人について発生するもの

        拒絶理由通知を受けた特許出願人は、

        • 当該拒絶理由通知とともに指定された期間内に意見書を提出することができるほか⁽⁶⁾特許法第五十条本文
          審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をし⁽⁷⁾特許法第十七条の二第一項ただし書
          特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
          一 　第五十条（第百五十九条第二項（第百七十四条第二項において準用する場合を含む。）及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による通知（以下この条において「拒絶理由通知」という。）を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
          二 　・・・
          三 　拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
          四 　・・・、その特許出願の一部を新たな特許出願とすることができる⁽⁸⁾特許法第四十四条第一項第一号
          特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
          一 　願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる・・・期間内にするとき。
          二 　・・・
          三 　・・・。

        • 特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であっても、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる機会が限られるとともに⁽⁹⁾特許法第十七条の二第一項ただし書
          特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
          一 　第五十条（第百五十九条第二項（第百七十四条第二項において準用する場合を含む。）及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による通知（以下この条において「拒絶理由通知」という。）を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
          二 　拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
          三 　拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
          四 　拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。 、「新規事項を追加する補正」のほか⁽¹⁰⁾特許法第十七条の二第三項
          第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。、更に「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」をすることができなくなる⁽¹¹⁾特許法第十七条の二第四項
          前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。。

      • （２）審査官について発生するもの

        審査官は、拒絶理由通知をした特許出願について当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一の拒絶の理由があると当該拒絶理由通知と併せて指定した期間の経過した後に認めるときは、直ちにその特許出願について拒絶をすべき旨の査定をすることができる⁽¹²⁾特許法第四十九条各号列記以外の部分
        審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。⁽¹³⁾特許法第五十条本文
        審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。。

      • （３）審判官について発生するもの

        審判官は、審理の終結の通知をした後に審判の請求に係る特許出願について査定の理由と同一の拒絶の理由があると認めるときは、直ちに審判の請求は成り立たない旨の審決をすることができる⁽¹⁴⁾特許法第百五十六条１項
        審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者・・・に通知しなければならない。。

        審判官は、審理の終結の通知をした後に審判の請求に係る特許出願について査定の理由と異なる拒絶の理由があると認める場合において、当該拒絶の理由が当該特許出願について既にした拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一であるであるときは、直ちに審判の請求は成り立たない旨の審決をすることができる⁽¹⁵⁾特許法第百五十六条１項
        審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者・・・に通知しなければならない。⁽¹⁶⁾特許法第百五十八条
        審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。。

  • 第二節　「最初の拒絶理由通知」とは

    「最初の拒絶理由通知」とは、拒絶理由通知のうち、最後の拒絶理由通知以外のものをいう。

    なお、最初の拒絶理由通知の要件及び効果については、「第一節　拒絶理由通知共通」のとおり。

  • 第三節　「最後の拒絶理由通知」とは

    「最後の拒絶理由通知」とは、拒絶理由通知のうち、最後のものである旨が付されたものをいう⁽¹⁷⁾なお、特許庁編『特許・実用新案審査基準』は、「第Ⅰ部 第２章 第３節 拒絶理由通知／２．２ 最後の拒絶理由通知」の項において、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知は、最後の拒絶理由通知とする。とする。。

    • １　最後の拒絶理由通知の要件

      審査官が最後の拒絶理由通知をするためには、最初の拒絶理由通知により指定した期間内に願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてする補正があり、かつ、当該補正後の特許出願について拒絶の理由（当該補正前の特許出願について発見することができたものを除く⁽¹⁸⁾当該補正前の特許出願についても発見することができた拒絶の理由は、最初の拒絶理由通知として通知すべきことによる。。）を発見したことを要する⁽¹⁹⁾ただし、特許庁編『特許・実用新案審査基準』は、「第Ⅰ部 第２章 第３節　拒絶理由通知／３．２．１　「最後の拒絶理由通知」とする場合／（２）『最後の拒絶理由通知』とすることができる特別な場合」の項に掲げる場合については、この限りでない。。

      これを満たす限り、審査官は、当該拒絶の理由が最初の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と異なるものであるか否かにかかわらず、最後の拒絶理由通知をすることができる。

      一方、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったにもかかわらず、その補正後の特許出願について補正前の特許出願について通知した拒絶の理由と同一の拒絶の理由があると認められるときは、最後の拒絶理由通知をすることなく、直ちに拒絶をすべき旨の査定をすることができる。

    • ２　最後の拒絶理由通知の効果

      • （１）特許出願人について発生するもの

        最後の拒絶理由通知を受けた特許出願人は、「新規事項を追加する補正」及び「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」のほか、特許請求の範囲について「目的外補正」をすることができなくなり⁽²⁰⁾特許法第十七条の二第五項
        前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
        一 　第三十六条第五項に規定する請求項の削除
        二 　特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）
        三 　誤記の訂正
        四 　明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）、更に特許請求の範囲の減縮を目的とする場合に「独立特許要件を満たさない補正」をすることができなくなる⁽²¹⁾特許法第十七条の二第六項
        第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
        特許法第百二十六条第七項
        第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 。

      • （２）審査官について発生するもの

        審査官は、最後の拒絶理由通知により指定した期間内に願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が所定の規定に違反しているものと認めるときは、その補正を決定により却下することができる⁽²²⁾特許法第五十三条第一項
        第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。）において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。。

      • （３）審判官について発生するもの

        審判官は、拒絶査定不服審判の請求後にした補正であって、最後の拒絶理由通知により指定した期間内に願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてしたものが所定の規定に違反しているものと認めるときは、その補正を決定により却下することができる⁽²³⁾特許法第百五十九条第一項
        第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正（同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。）が」と読み替えるものとする。⁽²⁴⁾特許法第五十三条第一項
        第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。）において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。。