• ２０１９年９月１８日
• 花田特許事務所
• 所長弁理士 花田吉秋

１　実務能力をもう一段レベルアップするために

私は、企業所属の知財部員に対し、特許出願審査における拒絶理由対応について何回かセミナーを行ってきたが、受講生は皆、優秀で実務能力も高かった。

そこで、受講生に対し、特許異議の申立てや特許無効審判の請求を経験したことはあるかと質問したところ、経験がない、とのことだった。中には、特許出願から権利化までの業務に携わりつつも、まだ拒絶査定不服審判の請求は経験したことのないという受講生もいた。

しかし、審判審査の実務能力をもう一段レベルアップするには、当事者系の経験をした方がよい。

とはいうものの、他社から警告状が来ていたり、侵害訴訟を提起されている等の状況があればともかく、通常、特許無効審判を請求することの敷居は高い。

それでは、当事者系の実務能力を高めるにはどうすればよいか。それには、格好の「生きたテキスト」がある。それは、特許異議申立制度を活用することである。特許異議の申立てはいわゆる査定系に分類されているが、まず、特許異議申立人が異議申立理由を指摘し⁽¹⁾特許法115条1項
特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
　一、二　・・・
　三　特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示、次に、審判合議体が取消理由ありと判断すれば、取消理由に対する特許権者の反論があり⁽²⁾特許法120条の5第1項
審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。、実質的に当事者対立構造をとっている。

それでは、査定系と当事者系とでは、どのような点に違いがあるのであろうか。査定系では、審査官や審判官が構成した拒絶理由に対して意見を述べればよいのに対し、特許異議の申立てにおいて特許異議申立人となった場合には、自ら取消理由を構成しなければならない点が、一番の違いであろう。多数の証拠から一つの論理を纏め挙げて一つの取消理由を構成することは、意外と難しいものである。また、審査官や審判官を相手にするのとは違い、相手方からは変化球あり、落とし穴ありの反論がある中、問題の本質を見極めて反論しなければならない。

２　新・特許異議申立制度の現状

新・特許異議申立制度は、平成２６年法改正により創設されたものである。その特許異議申立件数は、特許庁による統計をみると⁽³⁾特許庁編「特許行政年次報告書2019年版」、２０１８年では１０７５件（権利単位、以下同様。）、２０１７年では１２５１件、２０１６年では１２１４件と推移しているが、旧・特許異議申立件数が年３０００件を超えていたことからすれば、少ない印象を受ける。

しかし、審判合議体による審理は充実しており、特許権者も的確な訂正請求をしており、強く安定した特許権を早期に確保するという制度趣旨からみて、充分機能していると見ている。

一方、特許異議申立人側としては、取消理由通知こそ出るが、訂正請求の結果、維持決定がなされることが多く、なかなか取消決定が出ないという不満はあるようである。

この点について、やはり特許庁統計の特許異議申立の最終処分件数をみると、２０１８年では、取消決定１５０件、維持決定１００６件で、取消決定は約１３％となっており、２０１７年では、取消決定は約１１％となっている。これに対し、旧・特許異議申立においては、例えば、２００３年の特許異議申立件数３０５５件の審理結果は、維持（訂正なし）２２％、維持（訂正あり）３９％、取消（全部又は一部）３７％となっていた⁽⁴⁾産業構造審議会 知的財産政策部会 第36回特許制度小委員会 議事次第・配布資料一覧
「資料1　強く安定した権利の早期設定の実現に向けて(2)」。

新・特許異議申立制度では、「決定の予告」制度が設けられており、２回の訂正請求が認められているから、旧・特許異議申立制度における取消率より低くなっているのかもしれない。

３　特許査定率の上昇

旧・特許異議申立においては、年３０００件以上、多い年では６０００件に近い特許異議申立件数があった。あのエネルギーは何だっただろうか。

旧・特許異議申立制度が廃止されてから約１２年を経て新・特許異議申立制度が創設されたが、この間、特許査定率が上昇している。２０１６年では７５．８％、２０１７年では７４．６％となっている。特許査定率の定義は海外各国で異なるが、２０１７年で、米国７１．９％、韓国６３．１％、ＥＰＯ５７．１％、中国５６．４％となっており、日本は最も高い特許査定率となっている⁽⁵⁾特許庁編「特許行政年次報告書2019年版」。

このような特許査定率の上昇について、特許庁は、特許出願が厳選された結果であり、量から質への転換が進んでいるとの見立てをしている⁽⁶⁾特許庁編「特許行政年次報告書2019年版」。

特許庁がいうような側面も否定できないとはいえ、このようにして特許を受けた発明の多くは、企業が今後２０年、３０年にわたって利益を出していけるような「イノベーション」ではなく、自社の中核技術をベースにして、他社技術と差別化を目的とする技術がほとんどではないか、というのが実感である。

しかし、近未来には、バイオ技術、医療、人工知能（AI）、ICT（情報通信技術）、IoT（モノのインターネット）など、「イノベーション」の大爆発の可能性がある。

４　企業の知財部員は何をすべきか

知財部員にとって特許異議申立制度はどのような意味をもつのか。審判官や審査官を相手とする査定系の実務のみに携わっていたのでは、実務能力の向上に限界がある。もう一段高いレベルアップを目指すべきであり、それには、先ず、当事者系の実務能力を付けることである。

例えば、知財業務においても人工知能（AI）による代替が進展するであろうが、当事者系を通じて、コミュニケーション力、論理力及び反論力を磨いていけば、AIとも共存することができる。さらに、発明者からの発明の発掘、開発部門からの相談、他社との交渉等の業務においても、一段レベルアップして、自信をもって対応できるようになることは確実である。

そのためには、先ず、企業の知財部は、月に１、２件程度、特許異議の申立てをしたらよい。そして、自社事業を進める上で障害となる特許等を中心にして、その対象を徐々に拡大していけばよい。よく無効の抗弁（特許法１０４条の３）があるから、無効資料を見つけても黙っておいて、いざという時に提出すればよいとの声も聞く。しかし、訴訟段階で無効資料を証拠として提出しても、裁判所がこちらの希望するような判断をしてくれるかどうかは不確実である。企業の知財部はリスクを抱えてはいけない。また、特許異議の申立てをしたのに取消決定に至らなかったとしても、取消理由をどのように構成すればよかったのか、どのような証拠を補充すればよかったのか等、次につなげることができる。

審判合議体は取消決定を出さないとの特許異議申立人側の不満に関してみても、維持決定がされたいくつかの特許異議申立事件について、異議申立理由及び証拠を検討してみたところ、例えば、引用発明の認定、本件発明と引用発明との対比の仕方等、不慣れな点も見受けられた。

企業の知財部において特許異議の申立てをしたが、何故、維持決定がされたか、その理由が分からないということがあれば、是非、弊所まで相談されたい。

勝ちに不思議の勝ちあり。負けに不思議の負けなし（松浦静山：1760～1841、『甲子夜話』の著者、平戸藩第9代藩主）という。

これらの原因分析から学ぶことは多いであろう。（花田吉秋記）

以 上

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