ここでは、拒絶理由通知に対応するために、拒絶理由通知書から「拒絶の理由」を読み取る方法を説明します。

結論からいえば、拒絶理由通知書から、まず、主たる三要素を読み取った上で、次に、従たる要素を読み取っていくことが重要です。

• ２０１６年６月８日
• 花田特許事務所
• 弁理士 花田健史

１　はじめに

拒絶理由通知に対応するためには、通知された「拒絶の理由」がどのようなものであるかを知ることが欠かせません。

しかしながら、実際の拒絶理由通知書において「拒絶の理由」を読み取るために必要となる情報の全部が記載されるとは限りません。

このため、拒絶理由通知書から「拒絶の理由」を正確に読み取ることにしばしば困難を伴います。

そこで、本稿は、拒絶理由通知書に「書かれていること」に基づいて、これに「書かれていないこと」を補うことにより、拒絶理由通知書から「拒絶の理由」を正確に読み取るための方法を提供することを目的とします。

なお、本稿における用語の意義については、以下をご参照ください。

• 第三章 「拒絶の理由」とは
• 第四章 「拒絶理由の通知」とは

２　仮想事例について

本稿では仮想事例に基づいてご説明いたします。その前提となる仮想の事実は、以下のとおりです。

（１）本願

まず、特許請求の範囲を二つの請求項に区分して以下のとおり記載した特許出願（以下「本願」といいます。）をしたとします。

（２）本件拒絶理由通知書

次に、本願について以下のような拒絶理由通知書（以下「本件拒絶理由通知書」といいます。）を受けたとします⁽¹⁾なお、実際の拒絶理由通知書においては、特許出願の番号、起案日、特許庁審査官、特許出願人代理人その他の拒絶理由通知に関する事項が記載されており、これらもいうまでもなく重要なものではありますが、本稿では割愛いたします。。

また、本件拒絶理由通知に引用された刊行物には、それぞれ以下のようなものが記載されているとします。

• 刊行物１ ： ＡとＤとＥとを備える鉛筆。
• 刊行物２ ： ＢとＦとを備える鉛筆。

３　主たる三要素を読む

（１）一般論

拒絶理由通知書から読み取るべき情報のうち最も重要なものは、次の三点です。

本稿では、上記１～３の要素を併せて「主たる三要素」ということにします。

拒絶理由通知書には、自己のした特許出願について、どのような理由により拒絶をすべき旨の査定がされようとしているのかが記載されております。

それでは、特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない理由、すなわち、「拒絶の理由」はどのようにして特定されるのでしょうか。

主たる三要素は、いずれか一つでも異なれば直ちに「異なる拒絶の理由」をなすものである点において、「拒絶の理由」を特定するための要素のうち、主たるものといえます。

これに対し、「拒絶の理由」を特定するための要素のうち、主たる三要素以外のものは、その変更にかかわらず、なお「同一の拒絶の理由」となることがある点において、従たるものといえるでしょう。

なお、その詳細については、「パテント第６９巻第７号通巻第８０５号」パテント第６９巻第７号通巻第８０５号をご覧下さい。

（２）具体論

それでは、主たる三要素を本件拒絶理由通知書についてみていくことにします。

本件拒絶理由通知書に記載された事項のうち、主たる三要素に関する部分を強調すると、以下のとおりです。

まず、「書かれていること」からは以下のことがわかります。

このように主たる三要素をもって特定された「拒絶の理由」は、現に通知された限りにおいて、「考えなければならないこと」となります。

次に、「書かれていないこと」からは以下のことがわかります。

拒絶理由通知書に記載されていない「拒絶の理由」であっても、そのことだけをもってして、そもそも存在しないとしたり、解消したとすることはできません⁽²⁾拒絶をすべき旨の査定をしようとする審査官は、特許出願について拒絶の理由を一つ発見すれば足り、必ずしも全部の拒絶の理由を発見しなければならないとはされていないことによります。。

しかしながら、「拒絶の理由」は予め通知されなければならないものであることから⁽³⁾特許法第五十条本文
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。、現に通知されない限り⁽⁴⁾ただし、周知技術や技術常識を除きます。、「考えなくてよいこと」になります。

以上のように拒絶理由通知書の記載から主たる三要素を読み取ることにより、「考えなければならないこと／考えなくてよいこと」を区別することができます。

４　従たる要素を読む

（１）省略部分を補う

主たる三要素を読み取ったら、次は従たる要素を読み取ります。

従たる要素には様々なものがありますが、特に容易想到性を根拠付ける公知事実が二以上ある場合において、特に重要なものは次の点です。

公知事実が二以上ある場合には、それぞれの公知事実ごとに、それが主たるものとして用いられているのか、あるいは、従たるものとして用いられているのか、を区別することも、実務上、極めて重要です。

なぜなら、主たる公知事実と従たる公知事実とでは、いずれも公知事実である点に変わりはないものの、時にその取り扱いを異にすることがあるためです。こちらも詳細については、前掲「パテント第６９巻第７号通巻第８０５号」をご覧下さい。

しかしながら、公知事実における「主／従」の区別は、主たる三要素と異なり、必ずしもそれとわかる態様で拒絶理由通知書に明記されるとは限りません⁽⁵⁾例えば、特許庁ウェブサイト「拒絶理由通知書等の記載様式に関する取組について」は、「最初／最後の拒絶理由通知の記載様式の要点」の項において、(1) 文献等を引用して新規性、進歩性等の拒絶理由を通知する場合は、拒絶理由と対象となる請求項及び引用文献等との組合せを明確に記載します。(2) 文献等を引用して、新規性、進歩性等の拒絶理由を通知する場合は、引用文献等で特に参照すべき箇所を明確に記載します。とするところ、明確に記載する事項には「引用文献等の組合わせ」が含まれるにとどまり、「引用文献等における主従の区別」は含まれておりません。。

したがって、公知事実における「主／従」の別を読み取るためには備考の記載をみていくことが必要になります。

それでは、再び本件拒絶理由通知書の備考についてみてみましょう。

この備考には、少なくとも以下のような記載が省略されていると考えられます。補った部分を赤字により示します。

このように、省略されている部分がけして少なくないことがわかります。これを更にわかり易くするために項目を付してみます。

容易想到性の判断手法が以上のように行われるものである限り、その認定判断の各過程について省略された部分も含めて補うことができなければ、「拒絶の理由」を根拠付ける論理付けがどのようなものかを知ることができないため、その対応もままならないことになります。

もっとも、このような負担を特許出願人が常に負うべきか否かの点については、また別の問題として検討されるべきでしょう。

いずれにせよ、どうしてこのように補うことができるのかの詳細については、「拒絶理由通知書の備考の補い方」をご覧ください。

（２）公知事実の主従を読む

備考の記載を補ったところによると、以下のことがわかります。

一方、以下のこともわかります。

以上のことから、刊行物１に記載されたものについては、主たる公知事実として検討すれば足り、従たる公知事実として検討する必要はないことがわかります。

また、刊行物２に記載されたものについても、従たる公知事実として検討すれば足り、主たる公知事実として検討する必要はないこともわかります。

このように拒絶理由通知書が引用する証拠が二以上ある場合であっても、これらの組み合わせの全部を検討する必要はなく、備考の記載から引用された証拠ごとにその立証しようとする公知事実の主従の別を読み取ることにより、「考えなければならないこと／考えなくてよいこと」を区別することができます。

例えば、本願発明と刊行物２に記載のものとを対比するに当たっては、本願発明と刊行物１に記載のものとの相違点に関する限りにおいて行えば足ります。

仮に、その範囲を超えて本願発明と刊行物２に記載のものとを対比してしまった場合には、あたかも特許出願人が刊行物２について主たる公知事実を立証するものとして引用されていると認識していたとして、公知事実の主従を変更してなる他の論理付けがされたときであっても、そのことをもって直ちに「異なる拒絶の理由」をなすとまではいえないとされるおそれがあります。

もっとも、以上を踏まえた上で、あえて公知事実の主従を変更してなる他の論理付けについて検討することは、早期に特許を受けることができるか否の結論を得るためには有益でしょう。

（３）その他の要素を読む

最後に、その他の要素、例えば、「本願発明の認定」、「主たる引用発明の認定」、「本願発明と主たる引用発明との一致点及び相違点の認定」、「相違点についての判断（従たる引用発明の認定を含む。）」を読み取ります。

ここで、各要素を読み取るに当たっては、備考の記載を手がかりにしながらも、それにとらわれることなく、本願明細書と引用された証拠との関係の中で読み取ることが重要です。

たとえ拒絶理由通知書中の備考に認定の誤りがある場合であっても、これが軽微なものであるときは、当該認定の誤りが結論に影響するとは限らないためです。

５　おわりに

拒絶理由通知書から「拒絶の理由」を読み取り、その読み取った「拒絶の理由」について検討し、補正や意見により対応する。

しかしながら、「言うは易く行うは難し。」と申します。

どのように優れた技術論や法律論も、現に通知された「拒絶の理由」についての反論である限りにおいて有効であるに過ぎません。

すなわち、有効な反論を組み立てることができるか否かは「拒絶の理由」の読み取りにかかっており、その基礎を欠く反論は砂上の楼閣たらざるを得ません。

以　上